Perchè registrare il marchio dell’hotel – approfondimenti

®EGISTRARE PIÙ MARCHI ALL’ESTERO, SPENDENDO MENO. INTERVISTA CON L’AVV. ANGELO GIARDINI  (Legale in Macerata esperto in ambito di tutela della proprietà industriale ed intellettuale) L'importanza della registrazione del Marchio   INTRODUZIONE: Come è nata la scelta di occuparti di marchi e proprietà intellettuale? I marchi mi hanno sempre affascinato. Potremmo dire che ogni elemento distintivo è in qualche modo universalmente riconosciuto come “marchio”.

Dal commercio allo sport, dalla politica all’ immagine, la vita di tutti i giorni è costellata di marchi che più o meno distinguono qualcosa e con cui noi identifichiamo qualcosa. Questa particolarità è tanto più concreta, se poi pensiamo all’ambito commerciale, in cui non è solo importante avere un marchio (meglio se registrato), ma investire su di esso per diffonderlo e renderlo una “marca” o “brand” in cui spesso noi stessi arriviamo ad identificarci. Nel commercio il marchio è “il” segno distintivo per eccellenza, usato dalle imprese per identificare agli occhi dei consumatori i propri prodotti o servizi. Dietro ogni marchio c’è una storia, fatta di intuizioni, investimenti, persone.

Ho scelto di occuparmi di marchi d’impresa anche per questo. Inoltre il marchio è uno di quei beni che ha implicazioni in moltissimi campi. Non solo il diritto di cui mi occupo, ma il marketing, l’economia, la cultura, le arti figurative.  Che cos’è un Marchio?

Diciamo che la definizione legale di marchio è piuttosto armonizzata in ambito mondiale, seppur con delle più o meno “marcate” differenze tra Paese e Paese.

In Europa potremmo dire che esiste un’unica definizione di “marchio” che accomuna il cittadino di Roma, a quello di Stoccolma, piuttosto che a quello di uno qualsiasi dei 28 Stati Membri UE. Secondo le Direttive CE per “marchi d’impresa” si intendono “tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o il suo confezionamento, un suono, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

In pratica il marchio è qualcosa di vastissimo, non solo lettere e grafica, ma colori (pensiamo al blu del packaging Tiffany, che riproduce il colore dell’uovo di pettirosso, oramai conosciuto come “blu Tiffany”), forme (la mitica bottiglia della Coca Cola), jingle musicali. Tutti marchi registrati. L’importante è che un marchio sia riproducibile graficamente, motivo per cui, nonostante innumerevoli tentativi nessuna impresa è ancora riuscita ad esempio a riprodurre e far registrare un profumo come  “marchio olfattivo”. Il marchio e i colori di Tiffany Quali sono i segni che non possono essere usati o registrati come marchi?

Ogni Paese ha le sue specifiche limitazioni, anche se ci sono delle prescrizioni piuttosto simili.

Le limitazioni riguardano soprattutto la possibilità di ottenere la registrazione del marchio. Per essere registrato un marchio in primo luogo deve essere “lecito” e quindi in sostanza rispettare la legge, il buon costume e l’ordine pubblico.

Altre limitazioni riguardano poi tutti quei segni cd. “decettivi” in quanto idonei ad ingannare il consumatore sulle qualità, le caratteristiche o la provenienza di un determinato prodotto. Inoltre non può essere considerato come marchio, né essere registrato, un segno completamente privo di capacità distintiva o meramente descrittivo. In poche parole non potrò mai registrare ad esempio la parola “scarpa” per distinguere delle calzature.

Parlando di registrazione, che cosa comporta avere un marchio registrato?

Il marchio è il “logo”, la “parola”, il “numero”, la “forma”, o il “suono” grazie al quale i clienti riconoscono un’impresa e i suoi prodotti o servizi. Il segno che distingue un’impresa dalla concorrenza. La scelta di un marchio implica degli sforzi notevoli per le imprese in termini finanziari e strategici: lo studio del mercato di destinazione, le registrazioni, il marketing, gli investimenti, etc.

Registrare il marchio è l’unico modo per proteggerlo, consolidarlo e valorizzarlo dagli attacchi della concorrenza.

Questo perché la registrazione del marchio è un procedimento amministrativo legalmente riconosciuto a livello nazionale ed internazionale che garantisce al titolare del segno registrato un “diritto esclusivo d’uso” su di esso. “Diritto esclusivo” in pratica significa una sorta di monopolio sull’uso commerciale di quel determinato segno. Se posseggo un marchio registrato, gli altri concorrenti non potranno mai utilizzare lo stesso segno o un segno simile per prodotti o servizi identici/simili o affini e quindi potrò impedir loro di farlo con facilità richiamando la titolarità del marchio. Un bel vantaggio e un diritto d’uso molto ampio. Ragione per cui ogni marchio, prima della registrazione, deve sempre essere preliminarmente ben definito e delimitato. Marchio Coca Cola  Cosa intendi per delimitazione della registrazione?

La registrazione del marchio ha dei limiti ben precisi in termini territoriali, merceologici e temporali. Proviamo a spiegare meglio il concetto.

Non esiste un marchio mondiale. Esiste invece un marchio italiano, francese, americano, cinese, etc. Esiste ad esempio un marchio sovranazionale, come quello comunitario, valido allo stesso momento in ognuno dei 28 Stati Membri dell’UE. Esistono poi procedure unificate per la registrazione di un marchio in molteplici Paesi. è il caso delle procedure gestite dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che permettono di estendere il proprio marchio registrato in circa 90 Paesi (ad es. Giappone, Usa, Cina, India, Russia e tanti altri tra cui anche l’Italia). e quali sono i limiti in termini di merci e di tempistiche?

Un marchio deve essere necessariamente collegato ad una o più classi merceologiche. Ne esistono 45 internazionalmente riconosciute, che vanno dai prodotti chimici (classe 1) ai servizi giuridici (classe 45), passando per l’abbigliamento (25), la farmaceutica (10), il vino (33)… fino alla ristorazione e hotelleria (43). L’utente ha una vasta gamma di scelte. Sulle tempistiche del marchio la certezza è assoluta. La registrazione di un marchio ha una durata decennale, a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione (eccezionalmente alcuni Paesi la fanno decorrere dalla data dell’approvazione). Registrazione che poi potrà essere rinnovata (sempre con cadenza decennale) all’infinito ed a libero piacimento dell’utente. La potenziale illimitatezza del marchio rappresenta un suo grande valore aggiunto. Questo rende l’investimento finanziario nella registrazione duraturo e facilmente ammortizzabile nel tempo.

Parlando di durata e valore del marchio, diventa spontaneo chiedersi quali siano “i costi” del marchio registrato, soprattutto a livello internazionale:

I costi per la registrazione sono classificabili in due livelli: quelli per le tasse richieste dai vari Uffici Marchi (nazionale o internazionali), poi quelli per i servizi erogati da consulenti professionisti. Come il sottoscritto, che registra e tutela marchi in tutto il Mondo e che è anche abilitato in qualità di avvocato certificato presso l’Ufficio Marchi UE.

L’uso di un professionista abilitato è opportuno, soprattutto in ambito internazionale, dove possono essere richiesti servizi particolarmente qualificati (ricerche d’anteriorità di marchi simili su base nazionale/internazionale, predisposizione domande di registrazione, follow-up procedure, sorveglianza, assistenza in contenziosi nazionali/internazionali, conoscenza delle prassi giurisprudenziali, etc.). Diciamo che i costi possono variare molto, soprattutto in base al numero di classi merceologiche e dei Paesi prescelti.

In ambito italiano i costi sono più contenuti, anche se nell’epoca di internet e della globalizzazione la carta della registrazione nazionale è ormai considerata uno strumento obsoleto. Diciamo che il marchio italiano costa poco…e vale poco, anche in termini di valutazione economica.

Negli ultimi anni è invece letteralmente (e giustamente) esplosa la pratica della registrazione comunitaria del marchio. In fondo col Marchio Comunitario si ottiene allo stesso tempo un marchio valido in Italia (quale partner UE) e negli altri 27 Stati Membri. In Europa ad esempio le tasse partono da un minimo di 900 €, valide per tutta la durata decennale della registrazione. Nell’Unione Europea con 900 € si ottiene il diritto a registrare un marchio in 3 classi merceologiche.

Ogni classe ulteriore richiederà poi una ulteriore sovrattassa di € 150. Il costo del professionista, invece, varierà come detto sulla base dei servizi e delle consulenze richieste.

Diciamo che, soprattutto per una PMI, non si tratta di una spesa indifferente. Me ne rendo conto. Anche se spesso le PMI dovrebbero considerare che il costo di tasse e servizi andrebbero spalmati su un arco temporale di dieci anni (la durata complessiva della registrazione), inoltre la registrazione è l’unico mezzo per tutelare in modo concreto il proprio segno distintivo. Spesso, in alcuni Paesi, è anche l’unico modo per operare a livello commerciale (mi viene in mente ad es. la Cina, dove lavoro da molti anni ed in cui non avere un marchio registrato, molto spesso, comporta l’impossibilità di vendere o operare).

Le PMI però oggi potrebbero sfruttare i tanti aiuti che lo Stato Italiano ha messo in campo. In questi ultimi anni, il Ministero delle Att. Produttive ha erogato sostanziosi aiuti ed agevolazioni alle PMI che vogliono registrare il proprio marchio all’estero: in UNIONE EUROPEA o in uno dei tanti Paesi che hanno aderito ai trattati internazionali in materia di marchi (Cina, Australia, Usa, Russia, Giappone, India, Svizzera…la lista è molto lunga).

Molte PMI non conoscono questo tipo di aiuti statali. Puoi dirci qualcosa in materia?

Certo, con molto piacere. Effettivamente poche imprese conoscono questo tipo di agevolazione ed è veramente un peccato. Infatti lo Stato, attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, eroga dei finanziamenti a fondo perduto, che coprono dall’80% al 90% dei costi per tasse e servizi sostenuti da Imprese Individuali e Piccole e Medie Imprese per la registrazione dei propri marchi all’estero.

Diciamo che lo Stato (quasi) regala alle PMI la possibilità di registrare uno o più marchi all’estero.

Naturalmente e giustamente lo Stato ha imposto dei massimali di spesa (fino a max 15.000€ ) ed il rispetto di alcuni requisiti, ma ti assicuro che ha avuto un approccio ragionevole e che questo tipo di aiuto è stato veramente notevole ed utile per quelle poche PMI che ne hanno colto l’opportunità. Inoltre la procedura non risulta eccessivamente burocratica e farraginosa.

E lo dico da libero professionista che spesso si scontra con l’apparato burocratico statale… quello sui marchi è stato ed è uno dei rarissimi casi in cui lo Stato Italiano si è comportato realmente da alleato delle PMI. Eppure, nonostante questo, molte imprese ancora non sfruttano questa fantastica opportunità… Registrazione marchi Civitanova Marche Puoi raccontarci alcuni casi concreti che hai trattato?

Il mio studio dal settembre del 2012 ha curato decine di domande. Dall’erogazione dei servizi di ricerca, al pagamento delle tasse, dall’assistenza alle procedure fino alla successiva predisposizione delle domande di finanziamento. Addirittura lo Stato finanzia anche attività preliminari di tipo non legale come il naming o la progettazione grafica. Ogni mia domanda è stata sempre accettata dall’ente di controllo (Unioncamere), che ha svolto in modo molto minuzioso e soprattutto meritocratico i controlli di regolarità.

Nel mio piccolo ho avuto alcuni casi a cui mi sono particolarmente affezionato. Ad esempio penso allo start-up di una ditta individuale di abbigliamento e calzature di due giovani stilisti poco più che trentenni, che hanno registrato il loro marchio prima in Europa, poi in Russia ed in Cina. Oggi, stanno raccogliendo i primi frutti della loro attività ed hanno deciso di reinvestirli in nuove registrazioni in America e Giappone. Mi chiedo…come avrebbero potuto registrare e tutelare il proprio marchio senza un aiuto finanziario del genere?

Oppure il caso di una ditta di strumenti musicali a gestione poco più che familiare (meno di dieci dipendenti). Hanno affrontato con molta apprensione la loro prima fiera in Asia, convinti di cadere nelle grinfie di qualche contraffattore cinese. Prima di partire non avevano nemmeno un marchio registrato in Italia.

Oggi lo hanno in Europa, Cina e Corea del Sud. Tra parentesi…in Cina non sono stati copiati, però la loro lungimiranza nel registrare il marchio all’estero gli ha invece permesso di fermare sul nascere (grazie anche ad un attento lavoro di sorveglianza del mio Studio), un tentativo inaspettato di contraffazione in Corea del Sud. Anche loro hanno avuto un decisivo appoggio finanziario da parte dello Stato, che gli ha permesso di accedere a servizi qualificati e di ammortizzare molte spese per la registrazione. … Insomma possiamo realmente dire che oggi è possibile registrare i propri marchi all’estero, spendendo veramente poco…

Per gli hotel vale la stessa cosa che per gli altri marchi? Penso all’hotel Excelsior, l’hotel Miramare e chissà quanti altri ne esistano al mondo Sì. Nel senso che un marchio registrato anteriormente in un territorio e in una o più classi merceologiche, impedisce a tutti quelli che vengono dopo di usarlo, nel medesimo territorio e nelle stesse classi o classi affini. Miramare è un po’ generico ed inflazionato, comunque se registrato, vale quanto detto…Hilton può essere un buon esempio per capire la validità del marchio (tra l’altro è il cognome del fondatore). Tutti gli Hilton diversi dal titolare della catena di hotel che volessero sfruttare il proprio cognome per aprire un hotel, sfruttando l’identificazione col nome registrato, si beccherebbero una causa al 100%

Se io sono proprietario dell’Hotel Royal di Bologna e registro il marchio “Royal” tecnicamente nessun altro hotel può chiamarsi “Royal” in Italia?

Dipende. Tecnicamente se “Hotel Royal” viene registrato in Italia oggi nella classe merceologica degli hotel, tutti coloro che lo registrano o lo usano successivamente (da oggi in avanti) in Italia, nella classe hotel/ristorazione non potrebbero farlo.

Quelli invece che lo hanno utilizzato fino ad oggi, potrebbero continuare ad usarlo, perché in Italia è tutelato il principio del “pre-uso” per i marchi non-registrati (all’estero invece alcuni Paesi non tutelano il pre-uso). I titolari di marchi non-registrati potrebbero però continuare ad usarli solo ed esclusivamente nell’ambito geografico e merceologico in cui sono in grado di provare l’avvenuto pre-uso. Parlo di “Pre-uso” di marchi non-registrati, sempre rispetto a marchi posteriormente registrati. Per dimostrare il “pre-uso” servono inoltre prove molto corpose, sia per quanto riguarda l’ambito geografico e sia per quello merceologico.

Allora per concludere non ci resta che chiederti qualche utile riferimento?

Certo. Premetto che il mio Studio è felice di applicare anche agli amici di www.peralbergatori.com la speciale convenzione  “Marchi +” inaugurata dal mio Studio Legale con CNA e altre organizzazioni di categoria per le PMI. Per coloro che volessero ulteriori informazioni o un confronto diretto con il sottoscritto, vi prego di contattarmi presso: Studio Giardini Viale Matteotti 146 62012 Civitanova Marche (MC) tel 0733-292967 o 328-2179079 angelogiardini@hotmail.com   www.studiogiardini.com  Lo Studio è disponibile senza impegno per un confronto preliminare conoscitivo ed introduttivo, come anche per un preventivo gratuito. Per un riepilogo sul finanziamento consiglio poi anche il link  gestito dal nostro esperto in agevolazioni.

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